裁判要旨
自然人成立多家,该多家从申请注册知名商标的近似商标到侵权商品的生产销售各个环节分工协作的,应认定该自然人与其关联存在共同的意思联络,构成共同侵权;侵权商品的区域代理商及实际经营者明知其所售商品构成侵权的,其合法来源抗辩不成立,应承担侵权责任。
裁判文书摘要
一审案号(2015)成知民初字第573号二审案号(2016)川民终940号案由侵害商标权、不正当竞争纠纷合议庭陈洪、韦丽婧、赵文文
书记员李霞当事人
上诉人(原审被告):叶维锐上诉人(原审被告):佛山市瑞芯工业电子有限上诉人(原审被告):深圳市伯瑞节能科技有限上诉人(原审被告):深圳市通用电力科技有限上诉人(原审被告):周连军上诉人(原审被告):四川英威康科技有限上诉人(原审被告):四川星迪科技发展有限被上诉人(原审原告):山特电子(深圳)有限被上诉人(原审被告):佛山市中科新能电子有限被上诉人(原审被告):南京州盟电子有限裁判日期
2017年4月27日一审裁判结果
一、叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳市伊顿山特自本判决生效之日起,立即停止在生产、销售的不间断电源产品上使用与山特电子第512382号“”、第7892420号“”、第7825275号“”、第619938号“”注册商标相同或近似的标识,并停止在产品上使用含有“山特”字样的企业名称;
二、佛山中科新能、周连军、四川英威康自本判决生效之日起,立即停止销售本判决第一项所指侵权商品;
三、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内变更企业名称,变更后的企业名称中不得使用“山特”字样;
四、叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内,连带赔偿山特电子损失500万;
五、佛山中科新能于本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失100万;
六、周连军与四川星迪在本判决生效之日起30日内,连带赔偿山特电子损失20万;
七、周连军在本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失10万;
八、四川英威康在本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失10万;
九、叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内,在《中国工商报》、《中国知识产权报》上刊登声明,消除影响。
二审裁判结果
驳回上诉,维持原判涉案法条
《中华共和国商标法》第五十六条、第五十七条第一项、第二项、第三项、第五十八条、第六十三条,《中华共和国反不当竞争法》第二条、第五条第三项、第二十条第一款,《中华共和国侵权责任法》第八条、第十五条第一款第一项、第六项、第八项,《最高关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条,《最高关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条涉案标识
第512382号商标
第512383号商标
第619938号商标
第7825275号商标
第7892420号商标
以上为山特电子拥有的商标
裁判文书
四川省高级
民 事 判 决 书
(2016)川民终940号
当事人信息
针对四川英威康、四川星迪、周连军的上诉,叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特答辩称:同意四川英威康、四川星迪、周连军的上诉意见。
佛山中科新能、南京州盟未到庭参加诉讼,亦未提交书面答辩意见。
一审原告诉称
山特电子向一审起诉请求:1.被告停止侵犯第512382、7825275、619938、7892420、512383号等注册商标专用权的不正当竞争和商标侵权行为;2.被告停止侵犯山特电子企业名称权的不正当竞争行为,撤销深圳山特、深圳伊顿山特的企业名称,不得使用含有“山特”和“伊顿”字样的企业名称;3.叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特连带赔偿损失500万,佛山中科新能赔偿损失100万,周连军与四川英威康连带赔偿损失20万,周连军与四川on/UPS应用上公开道歉不低于30日。
一审查明
一审认定事实:一、山特电子注册商标和企业字号的情况
山特电子成立于1992年6月30日,工商登记的经营范围为生产经营不间断电源、计算机周边设备及相关配件,并提供相关技术等。
1990年2月20日,洛曼就第512382号图文组合商标“”获得注册商标专用权,经两次转让及核准,山特电子于2006年10月14日继受取得该商标,商标有效期至2020年2月19日,核定使用商品为第9类:不间断电源、精密电源、稳压电源装置。
1990年2月20日,洛曼就第512383号文字商标“”获得注册商标专用权,经两次转让及核准,2006年10月14日,山特电子继受取得该商标,商标有效期至2020年2月19日,核定使用商品为第9类:不间断电源、精密电源、稳压电源装置。
1992年11月30日,山特国际科仪有限就第619938号文字商标“”获得注册商标专用权,经两次转让及核准,山特电子于2006年10月14日继受取得该商标,商标有效期至2022年11月29日,核定使用商品为第9类:不间断电源;逆变器;开关电源;精密稳压电源。
2011年9月14日,山特电子就第7825275号图文组合商标“”获得注册商标专用权,有效期至2021年9月13日,核定使用商品为第9类:不间断电源;精密电源;稳压电源装置;逆变器;开关电源;精密稳压电源;低压电源装置(截止)。
2014年5月14日,山特电子就第7892420号文字商标“”获得注册商标专用权,有效期至2024年5月13日,核定使用商品为第9类:不间断电源;精密电源;稳压电源装置等。
2007年9月,广东省质量技术监督局授予山特电子生产的山特牌不间断电源(UPS)产品为广东省名牌产品。
2008年4月,湖南省永州市中级在其审理的计算机网络域名侵犯商标权纠纷一案判决中,认定山特电子的第512383号“山特”商标为中国驰名商标。
2010年12月,广东省名牌产品评价中心授予山特电子生产的山特牌不间断电源(UPS)产品为广东省名牌产品。
2011年12月,山特电子的“SANTAK”商标在不间断电源商品上被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标。
2014年6月,中国质量检验协会授予山特电子“全国质量检验工作先进企业”证书。
山特电子2008年至2010年营业收入在每年10亿元左右,2011年至2013年营业收入每年均高于12.5亿元。山特电子2008年至2013年年度纳税总额合计1.55亿余元,增值税合计9800万余元。山特电子1999年至2014年宣传费总额约3300万元,自2008年起每年均不低于260万元。
中国电源学会于2015年8月出具证明函,内容为:根据本行业知名调查机构赛迪的相关调查数据查询,山特电子生产的SANTAK(SANTAK品牌为英文SANTAK,固定缩写为STK,中文为山特的品牌集成)品牌UPS,自1999年-2014年以来国内同行业销售额排名前三位,其总销售量在中国市场位居第一,该企业是我国UPS行业的重点企业。
二、被诉侵权行为相关事实
(一)相关成立情况
2004年7月,叶维锐在香港成立美国山特电源有限,叶维锐为唯一董事。2009年8月29日,该解散。
2004年12月,叶维锐与他人共同出资成立深圳山特,叶维锐持有99%的股份,并担任法定代表人。
2005年1月,案外人刘文刚、范利平作为股东成立了南京州盟,法定代表人由张福宝担任,2014年5月法定代表人变更为周明文。
2007年7月,叶维锐与他人共同出资成立佛山瑞芯,叶维锐持有45%的股份,并担任经理。
2009年7月,叶维锐与他人共同出资成立深圳伊顿山特,叶维锐持有99%的股份。
2012年4月,叶维锐与梁健波、刘奕津等人共同出资成立佛山中科新能,叶维锐持有20%的股份。
(二)被诉侵权标识申请注册和商标异议的情况
2004年7月19日,叶维锐申请注册了第4175368号“”文字商标,2006年11月获准注册,核定使用的商品为第9类不间断电源、精密电源、稳压电源、逆变器(电)、逆变电源、电池、电池充电器、电池箱等。因山特电子提出撤销注册申请,商标评审委员会于2010年5月作出裁定,认为争议商标在不间断电源、精密电源、稳压电源、逆变器(电)、逆变电源商品上与山特电子的第512382号注册商标构成在同一种或类似商品上的近似商标,故裁定争议目标在上述商品上予以撤销,在其余商品上予以维持。
2012年2月3日,南京州盟就“”文字商标申请注册,该商标于2013年3月28日注册公告,注册号为第10460056号,核定使用的商品为第9类计算机、稳压电源等。经山特电子提出异议,国家商标局审查后于2015年6月26日作出裁定,认为被异议商标部分使用商品与山特电子在先注册的第512382号、第7825275号、第7892420号引证商标使用商品在功能用途上构成类似,且被异议商标完整包含了引证商标“STK”,如予并存易造成消费者混淆与误认,故裁定不予注册。
2014年4月10日,南京州盟再次就“”文字商标申请注册,核定使用的商品为第9类计算机、稳压电源等,申请号为14351816号,该商标目前处于商标异议程序中。
2010年12月2日,南京州盟就第8907638号“”、第8907575号“”商标申请注册,核定使用的商品均为第9类稳压电源等。经山特电子提出异议,国家商标局审查后于2014年3月作出两份裁定,均裁定在部分商品上不予注册,在其余商品上予以核准。山特电子不服,向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会于2015年4月作出两份异议复审裁定,认为两个被异议商标均与山特电子的第512382号、第7825275号、第7892420号商标构成使用在类似商品上的近似商标,裁定不予核准注册。
2012年2月3日,南京州盟就第10459099号“”商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前处于异议程序中。
2014年4月10日,南京州盟就第14351767号“ISTKI”文字商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前尚未被核准注册。
2012年5月4日,南京州盟就第10866873号“SITIK”商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前处于异议程序中。
2014年5月16日,南京州盟就第14714243号“SITIK”商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前尚在注册申请中。
2012年5月9日,南京州盟就第10887542号“OSTKO”文字商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前处于异议程序中。
2014年5月16日,南京州盟就第14714196号“OSTKO”文字商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。该商标目前尚在注册申请中。
2012年6月6日,南京州盟就第11029557号“ISTKISANTAK”文字商标申请注册,核定使用商品为第9类计算机、稳压电源等。山特电子提出商标异议。国家商标局于2015年8月作出裁定,认为被异议商标与山特电子在先注册的第619938号、第7825275号、第7892420号商标,英文不同,在呼叫、字母构成、整体外观上存在较大差异,因而未构成近似商标,裁定准予注册。
此外,南京州盟还在第9类计算机设备、稳压电源等商品上申请了“STKOSANTAK”、“EOSANTAK”等商标,前者处于商标异议程序,后者因山特电子提出异议,被国家商标局裁定不予注册。
叶维锐于2014年9月接受公安机关的询问时,称上述商标的申请是由其提出来,以南京州盟的名义申请的。佛山中科新能法定代表人梁健波在2014年8月接受机关询问时也作过类似陈述。
(三)被诉侵权商品的生产、销售情况
叶维锐从2003年起至2011年,委托佛山市一家工厂代工生产使用“STKUPS”商标的不间断电源。
佛山瑞芯从2007年开始,生产、销售STKUPS牌的不间断电源产品。从2011年开始,生产、销售使用“”商标的不间断电源。佛山瑞芯还生产、销售使用“”、“ASEP”商标的不间断电源,也少量生产、销售使用“OSTKO”商标的不间断电源。
佛山瑞芯生产、销售的“”商标不间断电源产品上,使用“深圳山特”的企业名称;生产、销售使用“”商标不间断电源产品上,使用“深圳伊顿山特”的企业名称;生产、销售“ASEP”商标不间断电源产品上,使用“美国山特电源有限”的企业名称。
2011年及2013年,佛山瑞芯不间断电源产品经质量监督部门抽查不合格。
佛山瑞芯在生产不间断电源的过程中,有在产品上虚标电流量的情况,即标明的电流量大于实际电流量。
佛山瑞芯的主要产品是不间断电源。叶维锐在公安机关讯问时陈述,佛山瑞芯2007年成立后每年的生产量和销售量大概是300万元左右。据该制作的客户联络表统计,2012年12月至2013年11月销售总额为1991万元,产品销售至北京、上海、天津、重庆、江苏、安徽、广东、广西、湖南、云南、山东、河北、黑龙江、吉林、辽宁、贵州、山西、浙江、新疆、陕西、河南等地,客户共计53家。根据佛山瑞芯财务人员2014年10月在公安机关的陈述,其从财务软件上统计的数据得出,该2011年至2014年10月销售金额共计超过5800万元。
佛山中科新能销售佛山瑞芯生产的不间断电源,主要是使用“”、“”商标的产品。佛山中科新能通过发展区域代理商的方式销售,由股东梁健波、刘奕津等几人各自负责部分销售区域。
2014年7月,公安机关在佛山瑞芯办公室及仓库查获假冒“”商标的不间断电源30余台、假冒“”商标的不间断电源19台、“”模板、外包装纸箱、贴牌等。上述不间断电源产品由佛山瑞芯生产后,由佛山中科新能梁健波等人自行到佛山瑞芯车间贴标。
佛山中科新能法定代表人梁健波在公安机关讯问时陈述,2012年3月至今,“”、“”两个品牌UPS至少销售了300万元。该股东刘奕津在公安机关讯问时陈述,上述两个品牌UPS在2012年、2013年、2014年销量大概分别是100万元、300万元、100万元。
深圳山特、深圳伊顿山特均没有人员办公,南京州盟授权深圳山特使用“”商标,授权深圳伊顿山特使用“”商标,深圳山特、深圳伊顿山特授权佛山瑞芯使用上述商标及其名称。
2014年7月,公安机关在佛山中科新能搜查出“美国山特电源有限”、“深圳伊顿山特”、“深圳山特”的公章三枚及“深圳伊顿山特业务专用章”。在公安机关调取的销售合同和代理协议中,部分合同“供方”名称为深圳伊顿山特或深圳山特,有的代理协议书写明产品为“STK标不间断电源”。
2014年9月11日,叶维锐在公安机关讯问时陈述,注册成立深圳山特、深圳伊顿山特,是为了增加佛山瑞芯不间断电源生产、销售量,多赚点钱。
2014年8月,佛山中科新能法定代表人梁健波、股东刘奕津在公安机关讯问时均陈述,佛山中科新能是叶维锐联合几个人成立的,主要为了销售不间断电源产品。
周连军是佛山瑞芯、佛山中科新能在四川的代理商。2010年12月,周连军与四川星迪签订《协议》,约定周连军借用四川星迪的平台开展自主经营,经营过程中周连军自负盈亏,产生的法律纠纷和责任均由其自行解决并承担。此后至2013年7月期间,周连军挂靠四川星迪,以四川星迪的名义从事经营,购买和销售被诉侵权商品。2013年7月,周连军与其前妻曾峡(二人于2013年6月离婚)投资设立了四川英威康,由曾峡任法定代表人,由周连军实际负责经营,购买和销售被诉侵权商品。周连军在销售被诉侵权商品时,还以“成华区星迪电子科技经营部”的名义对外签订购销合同。没有证据证明该经营部办理过营业执照。
周连军从佛山中科新能购进的主要是使用“”商标和“”商标的不间断电源。2014年8月,周连军在公安机关讯问时陈述,其2013年7月以前购进约80万元“”商标不间断电源,销售金额100万元左右,获利10多万元;2013年7月以后购进约20多万元“”商标不间断电源,获利几万元;另外购进了约6、7万元“”商标不间断电源,获利约1万元;“STK”、“”、“”这三种实际上是一个品牌,商标都有STK大写英文字母外加方框的,不是正品,但与山特电子产品的型号、外观、叫法都是一样的,价格便宜得多,销售这些产品是图正宗山特的牌子名气大,好卖赚点钱;佛山中科新能的梁健波在向周连军销售不间断电源时,说佛山中科新能与佛山瑞芯、深圳山特是一起的。2014年8月,梁健波在公安机关讯问时陈述,2012年至2014年总共至少销售了250万元的产品给周连军。
三、其他相关事实
山特电子作为主要从事不间断电源生产的企业,其连续多年毛利率超过20%。
2014年7月,佛山中科新能法定代表人梁健波因涉嫌犯假冒注册商标罪被江西省德兴市公安局刑事拘留。2015年4月,德兴市检察院对其提起公诉。
2015年6月11日,德兴市作出刑事判决,认定梁健波销售假冒“APC”商标和假冒“SANTAK”商标的不间断电源,犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑十一个月并处罚金币15000元。
2015年5月27日,山特电子与上海钰澜律师事务所签订《聘请律师合同》,约定委托该律师事务所代理本案诉讼,律师费为200000元。2015年8月25日,山特电子向上海钰澜律师事务所支付了200000元。诉讼中,山特电子委托代理人持本院调查令到江西省××市调取相关证据,支出交通费、食宿费、复印费等约2000元。山特电子于2015年7月通过佛山瑞芯的经销商合肥龙振源电子科技有限购买了一台被诉侵权商品,支出900元。
一审认为
一审法院认为:一、关于诉讼时效
《最高关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定:“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该注册商标专用权有效期限内,应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向起诉之日起向前推算二年计算。”本案中,虽然山特电子从2008年开始,就叶维锐、南京州盟申请注册商标多次提出商标异议和商标无效,但并无证据证明山特电子当时就知道或应当知道案涉商标侵权行为和不正当竞争行为。现并无证据反映,山特电子是在2014年7月梁健波假冒注册商标案发前,就知道或应当知道案涉侵权行为和不正当竞争行为。因此,山特电子于2015年6月2日提起本案诉讼,未超过诉讼时效,侵权损害赔偿数额不应适用上述司法解释中“应当自权利人向起诉之日起向前推算二年计算”的规定。
二、关于商标侵权
《中华共和国商标法》第五十六条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限;第五十七条第一项、第二项、第三项规定,未经商标注册人许可,在同一商品上使用与其注册商标相同的商标,或在同一商品上使用与其注册商标近似的商标容易导致混淆的,以及销售侵犯注册商标专用权的商品的,属于侵犯注册商标专用权。山特电子是第512382号“”、第512383号“”、第7825275号“”、第7892420号“”、第619938号“”商标的注册人,其注册商标专用权依法受到保护。
被诉侵权商品为不间断电源,上述商品与山特电子注册商标核定使用商品中不间断电源属于相同商品。
被诉侵权商品上使用的“”标识,其中两个I字母与边框的两条竖边线融为一体,导致该标识与第7892420号“”商标视觉上基本无差别,二者构成相同商标。“”标识中认读文字“ISTKI”完整包含第512382号“”和第7825275号“”显著文字STK,整体呼叫、外观及视觉印象相近;后两个商标为非常见英文字母组合,具有较强的显著性,且具有较高知名度,相关公众的注意力通常集中在“STK”上,从而造成相关公众对商品来源产生混淆或误认。故“”与第512382号“”、第7825275号“”构成近似的商标。
佛山中科新能等被告主张,国家商标局认定“ISTKISANTAK”与“STK”、“SANTAK”商标不构成近似,那么与之相比,“”更不应构成近似。对此一审认为,对不同的标识,认定其与注册商标是否近似,应当分别直接与注册商标进行比对。国家商标局关于“ISTKISANTAK”不构成商标近似的认定,并不能作为认定“”不构成近似的依据。况且国家商标局在此前的裁定中,已作出“”与引证商标构成近似,不予核准注册的裁定。故上述抗辩理由不成立。
被诉侵权商品上使用的“”标识,其中认读文字“SITIK”完整包含第7892420号“”、第512382号“”和第7825275号“”显著文字“STK”,整体呼叫、外观及视觉印象相近;“”标识中两个I字母与边框融为一体,形成分别将“S、T、K”三个字母放入三个方形边框内的视觉效果,相关公众的注意力通常集中在“STK”上;山特电子的三个注册商标具有较强显著性和较高知名度,在被诉侵权商品上使用“”标识会造成相关公众对商品来源产生混淆或误认。因此,“”与第512382号“”、第7892420号“”和第7825275号“”构成近似的商标。
被诉侵权商品上使用的“STKUPS”标识中,因“UPS”是不间断电源的通称,故该标识的显著部分为“STK”,与第512382号“”、第7892420号“”和第7825275号“”商标所含英文在文字构成、呼叫上相近,容易使相关公众对商品来源产生混淆或误认,故“STKUPS”商标与“STK”、“”和“”商标构成近似。
被诉侵权商品上使用的“OSTKO”标识,因“OSTKO”完整包含第7892420号“”、第512382号“”和第7825275号“”显著文字“STK”,后三个商标具有较强显著性和较高知名度,相关公众的注意力通常会集中在“STK”三个字母上,而“OSTKO”中左右两个“O”容易被看作对称的装饰,故该标识在同类商品上使用,容易使相关公众对商品来源产生混淆或误认,故“OSTKO”商标与“STK”、“”和“”商标构成近似。
公安机关在佛山瑞芯办公室及仓库查获的贴假冒“”、“”商标的不间断电源产品,其商标与山特电子第619938号“”、第7825275号“”注册商标相同。
叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能未经商标注册人山特电子许可,在同一商品上使用与其注册商标相同或相近似的商标,佛山瑞芯、佛山中科新能、周连军、四川星迪、四川英威康销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,均构成商标侵权。
佛山瑞芯主张,其使用“”、“”商标获得了南京州盟的许可,属于合法使用。对此一审认为,南京州盟虽然数次就上述两个商标提出过注册申请,但要么被国家工商局裁定不予注册,要么还在商标异议程序中,南京州盟并未就上述两个商标取得合法的注册商标专用权。即使佛山瑞芯使用上述标识获得了南京州盟的许可,也不能对抗山特电子公司享有的注册商标专用权。故佛山瑞芯的上述抗辩理由不成立。佛山瑞芯还主张,在山特电子STK商标获准注册后,佛山瑞芯已经停止了对前述两商标的使用。鉴于山特电子STK商标获得注册的时间是2014年5月,而梁健波等人因商标侵权被查获是在同年7月,没有证据表明被查获前佛山瑞芯已停止生产侵权商品,故佛山瑞芯的上述抗辩意见与事实不符,一审不予采纳。
佛山中科新能主张,该梁健波销售侵犯商标权商品的犯罪行为已经被德兴市认定为个人行为,与佛山中科新能无关。对此一审认为,佛山中科新能通过发展区域代理商的方式对外销售,由股东梁健波、刘奕津等几人各自负责部分销售区域,因此的销售并非梁健波一人所为,而是其数个职员分工合作的行为。故不能因梁健波个人被判刑,就认定佛山中科新能与商标侵权无关。
四川英威康及四川星迪主张,四川英威康销售的及周连军以四川星迪名义销售的被诉侵权商品均有合法来源,故不构成商标侵权。对此一审认为,依照《中华共和国商标法》第六十四条第二款之规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。因此,“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”是销售者不承担赔偿责任的前提条件之一。四川英威康的股东、四川星迪的挂靠者周连军在公安机关讯问时,所作的关于“(其销售的)不是正品”、“(比正品)价格便宜得多”、“销售这些产品是图正宗山特的牌子名气大,好卖赚点钱”的陈述,表明其对所销售商品属于侵犯注册商标专用权商品的事实是明知的,故不能免除销售者商标侵权的赔偿责任。四川英威康、四川星迪的该抗辩主张不成立。
三、关于不正当竞争
《中华共和国反不当竞争法》第五条第三项规定,擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品的,构成不正当竞争。《最高法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第三项规定的“企业名称”。
山特电子生产的山特牌不间断电源(UPS)产品于2007年9月被评为广东省名牌产品,其注册并使用的第512383号“山特”商标于2008年4月被湖南省永州市中级认定驰名商标,其生产的不间断电源产品销售量和销售额在全国位于前列,其企业名称“山特电子(深圳)有限”为具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称,“山特”为企业名称中的字号,应受反不正当竞争法保护。佛山瑞芯在标有“”商标的不间断电源上使用“深圳山特”的企业名称;在标有“”商标不间断电源上使用“深圳伊顿山特”的企业名称;在标有“ASEP”商标不间断电源上使用“美国山特电源有限”的企业名称,引人误认为是山特电子的商品,构成不正当竞争。
《中华共和国商标法》第五十八条规定,将他人注册商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华共和国反不正当竞争法》处理。山特电子的第512383号“”商标是具有较高知名度的注册商标,深圳山特、深圳伊顿山特将“山特”作为其企业名称中的字号,违反诚实信用的原则和公认的商业道德,无论是否突出使用均难以避免产生市场混淆,损害山特电子的合法权益,扰乱社会经济秩序,属于《中华共和国反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。
因山特电子无证据证明其就“伊顿”字号享有权利,故其关于“佛山瑞芯等被告在商品的包装上使用含有‘伊顿’的商号,构成不正当竞争”的主张不成立。
四、各被告是否构成共同侵权
《中华共和国侵权责任法》第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。通常共同侵权的数个行为人主观上应当具备共同的意思联络,其行为应具有互相配合、互相支持的协作性,其行为造成的损害后果应当是与共同意思相统一的整体。
叶维锐从2003年起,就委托他人代工生产使用“STKUPS”商标的不间断电源。此后,叶维锐陆续与他人共同出资设立了深圳山特、佛山瑞芯、深圳伊顿山特、佛山中科新能。叶维锐以南京州盟的名义申请一系列与山特电子注册商标相同或近似的商标,南京州盟将相关商标授权深圳山特、深圳伊顿山特使用,后两个又将商标和企业名称授权给佛山瑞芯使用,佛山瑞芯生产、销售侵权产品,佛山中科新能销售侵权产品。从叶维锐以南京州盟名义申请商标注册、深圳山特和深圳伊顿山特并无人员办公而只是将其名称和南京州盟授权其使用的商标授权佛山瑞芯使用、以及佛山中科新能掌握深圳伊顿山特和深圳山特的公章及深圳伊顿山特业务专用章等事实看,叶维锐注册相关的根本目的在于生产、销售侵权产品,叶维锐与南京州盟、深圳山特、佛山瑞芯、深圳伊顿山特对涉案侵权行为在主观上具有共同侵权的意思联络,客观上具有通力合作的行为协作性,结果上具有导致损害后果发生的同一性,其各自行为已结合构成了一个具有内在联系的共同侵权行为,应当承担连带责任。
叶维锐辩称,其作为股东或法定代表人代表企业所从事的行为不是个人行为而是职务行为,不应由个人承担责任。对此一审认为,叶维锐从2003年起,在出资设立其他之前,即已经开始委托他人代工生产侵权产品;其后,叶维锐陆续与他人共同出资设立深圳山特、佛山瑞芯、深圳伊顿山特和佛山中科新能,形成实施侵权的组织基础;叶唯锐于2004年以自己的名义申请与山特电子注册商标近似的商标,此后以南京州盟的名义不断申请与山特电子注册商标近似的系列商标,用于侵权产品;叶维锐作为唯一的出资人于2004年7月在香港设立美国山特电源有限,将其名称使用在侵权商品上,2009年美国山特电源有限登记解散后,其名称仍被用于侵权产品上。从案涉商标侵权行为整体上看,叶维锐起到重要的组织、主导作用,其行为已不仅仅是代表意志的职务行为,而是相对的、积极的侵权行为。叶维锐的行为违背了公认的商业道德和诚实信用原则,扰乱了正常的经营秩序,极大侵害了山特电子的注册商标权,应直接承担民事侵权责任,以起到规范市场和建立良好市场价值导向的作用。一审对叶维锐的抗辩意见不予采纳。
南京州盟辩称,其仅申请商标和授权使用商标;深圳山特和深圳伊顿山特辩称,其仅是佛山瑞芯的技术研发单位,均不构成商标侵权。对此一审认为,南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特与叶维锐、佛山瑞芯作为共同侵权人,其共同侵权的意思联络已将其各自的行为结合为一个整体,每个行为人都应当对与共同意思相关侵权行为承担全部责任,除非该行为及其损害后果已经超出共同意思可能的预见范围之外。本案商标侵权行为是各被告分工合作、相互配合而完成的,其行为是一个整体,每个行为人均不能通过举证证明自己没有参与实施某一具体行为而免责,故一审对上述三被告的抗辩意见不予采纳。
周连军作为案涉侵权产品在四川的代理商,前期挂靠四川星迪,以四川星迪的名义对外销售侵权商品。四川星迪违规将其营业执照出借给周连军使用,未对周连军的侵权行为尽到管理和注意义务,使周连军可以该的名义对外销售侵犯注册商标专用权商品,故应就周连军挂靠期间的商标侵权行为与其承担连带责任。四川星迪与周连军之间关于自主经营、自行对外承担责任的约定,不能对抗商标权利人。四川星迪关于其不应当承担侵权赔偿责任的抗辩理由不成立。
2013年7月,周连军与曾峡设立了四川英威康进行经营。周连军以四川英威康名义对外销售侵权商品,鉴于没有充分证据证明四川英威康是周连军操纵用以实施侵权行为的工具,或者周连军和四川英威康之间就共同实施侵权行为有共谋和分工协作,故周连军以四川英威康名义对外销售侵权商品行为应认定为职务行为,由四川英威康承担侵权责任。山特电子主张周连军与四川英威康承担连带责任的依据不足,一审不予支持。
周连军还曾以“成华区星迪电子科技经营部”的名义对外签订购销合同销售侵权商品,现没有证据证明“成华区星迪电子科技经营部”是合法登记的民事主体,故周连军以该经营部的名义对外销售侵权产品的行为属于其个人行为,应由周连军承担责任。
五、被告应承担的民事责任
依照《中华共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第八项,《中华共和国反不正当竞争法》第二十条第一款,《最高关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条之规定,侵犯注册商标专用权和不正当竞争的,应当承担停止侵权、赔偿损失和消除影响等民事责任。
叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能、深圳山特、深圳伊顿山特、南京州盟应当立即停止在生产、销售的不间断电源产品上使用与山特电子第512382号“”、第7892420号“”、第7825275号“”、第619938号“”注册商标相同或近似的标识,并停止在产品上使用含有“山特”字样的企业名称。佛山瑞芯、佛山中科新能、周连军、四川英威康应停止销售侵犯山特注册商标专用权的商品。深圳山特、深圳伊顿山特应停止使用带有“山特”字样的企业名称。
关于赔偿损失的金额。《中华共和国商标法》第六十三条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”
本案中,虽然没有具体、准确的证据证明权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益,但可以从优势证据的规则出发,综合考虑以下因素确定被告应当赔偿原告经济损失的金额:1.侵权时间长、规模大、侵权获利巨大。根据佛山瑞芯客户联络表和财务人员根据财务软件上统计的数据,佛山瑞芯2011年至2014年10月销售金额共计超过5800万元,产品销售至全国21个省、市、自治区。此前从该2007年7月成立后起到2010年底的销售量没有统计数据,但即使按照叶维锐关于每年产销量300万元的说法,该阶段的销售收入不应低于1000万元。而此前从2003年起叶维锐就委托他人加工侵权商品。即使2003年至2007年6月期间的侵权商品销售金额不计入,从2007年7月佛山瑞芯成立后至2014年10月,销售金额也达到6800万元。佛山瑞芯主要产品是不间断电源,参考不间断电源生产企业山特电子20%的毛利率,叶维锐及佛山瑞芯等被告因侵权获得了巨大的利益(应超过1000万元)。佛山中科新能既有销售佛山瑞芯生产的侵害商标专用权商品的行为,也有自行在佛山瑞芯提供的成品机上贴假冒商标的行为,即使按照其法定代表人梁健波、股东刘奕津在公安机关的陈述,其从2012成4月至2014年7月销售侵权商品的金额也达到300万元至500万元。周连军作为侵权商品在四川的代理商,其自己在公安机关陈述前后销售了100多万元侵权商品,而梁健波在公安机关讯问时陈述供应了周连军至少250万元的产品。因此佛山中科新能、周连军等侵权商品销售者也因侵权获利了较大利益。2.被告具有明显的主观恶意。叶维锐与南京州盟、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特分工合作,反复申请注册与山特电子在先注册有较高知名度的商标相同或近似的商标,在被国家商标局不予注册后仍进行商标许可使用,长期将相同或近似商标以及含有“山特”字样的企业名称用于生产和销售的产品上,故意引消费者混淆或误认为是山特电子正牌产品,恶意侵犯商标专用权,情节严重。3.山特电子公司为制止侵权而支出的合理开支。综合考虑上述因素,一审对山特电子要求叶维锐及南京州盟、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特连带赔偿损失500万元,以及要求佛山中科新能赔偿损失100万元、周连军与四川星迪就前期挂靠期间的侵权行为连带赔偿损失20万元的诉讼请求予以支持;因周连军和四川英威康不构成共同侵权,一审对山特电子主张二者连带赔偿损失20万元的诉讼请求不予支持,但酌情确定二者就后期的侵权行为各自赔偿山特电子经济损失10万元。上述金额已包含各被告应分担的山特电子因制止侵权而支出的合理费用。鉴于上述被告的商标侵权行为和不正当竞争行为结合在一起,共同造成山特电子的经济损失,故一审不再另行计算不正当竞争行为的损失赔偿金额。佛山瑞芯关于其没有对山特电子造成损失,以及律师前往德兴取证的费用不是必要费用等抗辩意见,不能成立,一审不予采纳。
叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特、佛山中科新能的商标侵权行为和不正当竞争行为,影响范围大、持续时间长,给山特电子造成了较大负面影响,上述被告应当承担消除影响的民事责任,消除影响的范围应与侵权行为和不正当竞争行为影响范围相当。一审酌情确定上述被告在《中国工商报》、《中国知识产权报》上刊登声明、消除影响。周连军、四川英威康、四川星迪的经营规模和销售地域相对较小,造成的负面影响不大,可不承担消除影响的民事责任。
一审裁判结果
据此,依照《中华共和国商标法》第五十六条、第五十七条第一项、第二项、第三项、第五十八条、第六十三条,《中华共和国反不当竞争法》第二条、第五条第三项、第二十条第一款,《中华共和国侵权责任法》第八条、第十五条第一款第一项、第六项、第八项,《最高关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条,《最高人民关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条之规定,判决如下:
一、叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳市伊顿山特自本判决生效之日起,立即停止在生产、销售的不间断电源产品上使用与山特电子第512382号“”、第7892420号“”、第7825275号“”、第619938号“”注册商标相同或近似的标识,并停止在产品上使用含有“山特”字样的企业名称;
二、佛山中科新能、周连军、四川英威康自本判决生效之日起,立即停止销售本判决第一项所指侵权商品;
三、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内变更企业名称,变更后的企业名称中不得使用“山特”字样;
四、叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内,连带赔偿山特电子损失500万;
五、佛山中科新能于本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失100万;
六、周连军与四川星迪在本判决生效之日起30日内,连带赔偿山特电子损失20万;
七、周连军在本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失10万;
八、四川英威康在本判决生效之日起30日内,赔偿山特电子损失10万;
九、叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特于本判决生效之日起30日内,在《中国工商报》、《中国知识产权报》上刊登声明,消除影响。
声明的内容须经一审核准。如逾期不执行,山特电子可申请一审公布判决内容,相关费用由叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特负担。案件受理费56600元,由叶维锐、佛山瑞芯、南京州盟、深圳山特、深圳伊顿山特负担45000元,佛山中科新能负担8600元,周连军、四川星迪、四川英威康各负担1000元。财产保全费1220元,由周连军负担。
举证质证
在二审诉讼的举证期限内,叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特提交两组证据:第一组证据为2012年至2014年期间,佛山瑞芯的企业所得税申报表、利润表、企业所得税纳税凭证以及资产负债表,拟证明佛山瑞芯2012年至2014年期间的营业总收入、主营业务利润、实缴税金以及净资产情况,说明一审判决的侵权获利金额不能成立;第二组证据为(2016)商标异字第0000046587号第14714243号“SITIK”商标准予注册决定书,(2016)商标异字第0000046585号第14714196号“OSTKO”商标准予注册决定书,拟证明“SITIK”和“OSTKO”已经国家商标局核准注册。
四川英威康提交其销售的整套UPS电源设备的照片五张,拟证明其销售的涉案被诉侵权商品只在整台设备中占很小比例。
山特电子提交六组证据:第一组证据为深圳科士达科技股份有限、广东易事特电源股份有限、厦门科华恒盛股份有限三家2011年至2014年的年度报告节选,三家系主营UPS设备的上市,拟证明山特电子按照20%主张单位利润率低于市场平均利润水平;第二组证据为(2015)商标异议字第0000017335号第10887542号“OSTKO”商标在部分商品上不予注册决定书一份,拟证明“OSTKO”商标与第7892420号商标近似,在不间断电源、精密电源等商品上不予注册;第三组证据为(2015)商标异议字第0000016708号第10866873号“SITIK”商标不予注册决定书,拟证明“SITIK”商标与第7892420号商标近似,不予注册;第四组证据为(2015)商标异议字第0000036618号第14714369号“ISTKISANKTAK”商标不予注册决定书,拟证明“ISTKISANKTAK”商标与第619938号、第7825274号、第7825275号商标近似,不予注册;第五组证据为商标申请异议书,拟证明山特电子于2015年6月29日向国家商标局针对第14714196号“OSTKO”商标提起异议,其中引证商标16个;第六组证据为(2016)商标异字第0000046585号第14714196号“OSTKO”商标准予注册决定书,拟证明在该决定书中,国家商标局用做比对的基础商标有错误,决定书结论的准确性不高。
山特电子对叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特举示的证据发表质证意见认为:对第一组证据的真实性和关联性有异议,第一组证据是佛山瑞芯自行制作,存在瞒报收入的可能性,第一组证据的内容与佛山瑞芯会计电脑中记载的数据差距较大,叶维锐及佛山瑞芯均不能对差额作出合理解释,该组证据不应予以采信;对第二组证据的真实性无异议,但是关联性有异议。两份决定书中,国家商标局用做比对的基础商标有错误,决定书结论的准确性不高。
山特电子对四川英威康举示的证据发表质证意见认为:对证据的真实性、关联性均有异议。
叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特对山特电子举示的证据发表质证意见认为:对第一组证据的真实性、关联性均不予认可;第二组、第三组证据中决定书的内容与最新作出的决定书内容相冲突,应以最新作出的决定书为准;对第四组证据的关联性不予认可;对第五组证据的关联性不予认可;对第六组证据真实性、合法性无异议,对关联性不予认可。
四川英威康、四川星迪、周连军同意叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特对山特电子举示的证据发表的质证意见。
叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特对四川英威康提交的证据的真实性、合法性和关联性均予以认可。
四川英威康、四川星迪、周连军对叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特提交的证据的真实性、合法性、关联性均予以认可。
佛山中科新能、南京州盟未发表质证意见,亦没有提交新证据。
本院认为:关于叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特提交的证据,第一组证据中企业所得税申报表、利润表以及资产负债表均是佛山瑞芯单方制作,纳税凭证是佛山瑞芯按照其单方制作的企业所得税申报表缴纳税款后,获得的缴款凭证,均没有其他证据佐证,难以客观真实的反应佛山瑞芯实际经营状况;各方对第二组证据真实性均无异议,本院对该第二组证据的真实性予以认可,能否实现该组证据的证明目的,需结合本案其他证据依法据实认定。
关于四川英威康提交的证据,该证据是四川英威康单方组织拍摄所得,且山特电子对该证据真实性不予认可,不能用做证明四川英威康销售涉案被诉侵权商品金额的直接证据。
关于山特电子提交的证据,第一组证据来源于网络,真实性难以确认,且仅以三家上市公司的利润率推定市场平均利润率不甚客观精确;第二组、第三组、第四组证据均系国家商标局作出的决定书,各方对其真实性均无异议,但第二组、第三组证据的内容与国家商标局最新出具的决定书内容不符,应以最新出具的决定书内容为准。第四组证据的内容与本案没有关联性。故本院对该三组证据均不予采信;第五组证据与本案无关联性,本院不予采信;各方对第六组证据真实性均无异议,本院对其真实性予以确认,但是该决定书的效力是否能够维持,应通过法定程序进行判断,故该证据不能实现山特电子有关决定书准确性不高的证明目的。
本院对一审查明的主要案件事实,依法予以确认。
本院查明
本院另查明:2016年12月27日,国家商标局作出(2016)商标异字第0000046587号决定书,决定:第14714243号“SITIK”商标准予注册。该商标指定使用商品为第9类“蓄电池;调压器”等。同日,国家商标局作出(2016)商标异字第0000046585号决定书,决定:第14714196号“OSTKO”商标准予注册。该商标指定使用商品为第9类“蓄电池;调压器”等。该决定书认定:山特电子引证的在先注册的第619938号“SANTAK”、第7825274号“SANTAK山特”、第7825275号和第7823790号“SANTAKSTK及图”等系列商标,与“OSTKO”商标在文字构成、呼叫和整体外观上区别明显,不构成使用于类似商品上的近似商标。
同时查明,2014年7月22日,德兴市公安局在佛山中科新能查封一份供方为深圳山特,供方工厂为佛山瑞芯,需方为四川星迪、成华区星迪电子科技经营部的购销合同,该合同签订于2012年1月12日,载有“产品名称:在线式UPS电源,品牌:SANTAK,规格:3C20KS,数量:1台,金额:5400元,备注:与SANTAK一样”,“即日起供方不能向四川地区第二家供‘STKUPS’品牌UPS产品及报价,如果需方发现供方供货给四川地区其他单位,则需方的一切损失均由供方承担”等内容。
同日,德兴市公安局在佛山中科新能查封购销合同若干份。其中,签订于2013年12月10日的购销合同一份,供方为四川英威康,需方为成都新宏基科技发展有限,合同载有:“产品名称:深圳山特SANTAKUPS电源,规格型号:C2K,数量:1台,单价:2250元”等内容。签订于2012年10月25日的购销合同一份,供方为四川星迪,需方为成都市爱科技实业有限,合同载有:“产品名称:深圳山特SANTAK,厂家:山特SANTAK,型号:C6KS,数量:1台,单价:3780元;产品名称:山特电池,厂家:山特STK,数量:36只,单价:680元;产品名称:电池柜,数量:2套,单价:620元”等内容。签订于2012年4月25日的购销合同一份,供方为成华区星迪电子科技经营部,需方为四川中盟伟业电子工程有限,合同载有:“名称型号:深圳山特SANTAK主机:C6KS,数量:1台,单价:3900元;名称型号电池柜BT-8,数量:1台,单价:270元”等内容。
还查明,据佛山瑞芯制作的其与四川星迪的销售表显示:2012年1月12日,供方深圳山特,需方四川星迪,销售SANTAK在线式UPS电源一台,型号为3C20KS,单价为5400元。2012年2月27日,供方深圳山特,需方四川星迪,销售STKUPS在线互动式UPS电源4台,型号为C1K,单价670元;销售STKUPS在线互动式UPS电源2台,型号为C2K,单价为1230元;销售STKUPS在线互动式UPS电源2台,型号为C3K,单价为1330元;销售STKUPS在线互动式UPS电源5台,型号为C3KS,单价为1060元。2012年3月15日,供方为深圳山特,需方为四川星迪,销售STKUPS在线互动式UPS电源,型号为C6Ks,单价为2900元。
再查明,自德兴市公安局调阅的特殊机型生产记录单显示,截至2014年7月,佛山瑞芯仍在生产使用“STKUPS”标识的不间断电源产品。
此外,2015年10月26日,深圳伊顿山特变更登记为深圳市通用电力科技有限。2015年10月29日,深圳山特变更登记为深圳市伯瑞节能科技有限。
本院认为
本院认为:本案当事人争议的以及认定、处理本案纠纷需要明确的问题,主要包括以下几个方面:
一、关于诉讼时效的问题
《最高关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定:“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该注册商标专用权有效期限内,应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向起诉之日起向前推算二年计算。”本条首句对商标民事侵权纠纷的诉讼时效,以及诉讼时效起算作一般规定。对本条第二句“商标注册人或者利害关系人超过二年起诉”的理解,应遵守首句规定的诉讼时效起算的基本规则,即此处“超过二年起诉”应理解为商标注册人或者利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起超过两年。本案中,无证据证明山特电子在梁建波刑事案件案发前知道案涉被诉侵权行为存在,故叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特有关诉讼时效的上诉理由不成立,本案不受诉讼时效限制。
二、关于在被诉侵权商品上使用各种标识是否构成侵犯山特电子注册商标专用权的问题
据已查明事实,2006年10月14日,山特电子继受取得“”与“SANTAK”商标;2011年9月14日,山特电子注册取得“”商标;2014年5月14日,山特电子注册取得“STK”商标。而2006年10月至2014年7月期间,被诉侵权商品上使用有“STKUPS”、“”、“”、“OSTKO”四种标识,假冒的山特电子的注册商标“SANTAK”、“”。在被诉侵权商品上使用山特电子注册商标“SANTAK”、“”的行为,叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特、周连军、四川星迪、四川英威康对一审的认定均未提出上诉。关于被诉侵权商品上使用“STKUPS”、“”、“”、“OSTKO”四种标识是否构成侵权的问题,本院认为:
鉴于在2006年11月至2010年5月,叶维锐注册取得“STKUPS”商标,在此时间段内,该商标被核准使用在不间断电源、精密电源、稳压电源、逆变器(电)、逆变电源商品上。故在前述时间段内,在被诉侵权商品上使用“STKUPS”商标的行为是合法的商标使用行为。而在2006年10月14日至2006年11月以及2010年5月至2014年7月时间段内,被诉侵权商品上使用“STKUPS”标识,其中“UPS”是不间断电源的通称,该标识的显著部分为“STK”,将其分别与山特电子的注册商标“STK”、“”以及“”相比对,尽管“”系图形商标,但是相关公众的关注重点仍集中在“STK”三个英文字母上。而“”是“”商标的重要组成部分,“”部分相对,“STK”三个字母比较显著。“STKUPS”标识与“STK”商标、“”商标的核心部分以及“”商标的显著部分在英文字母构成、呼叫上近似,容易导致混淆。
即“STKUPS”标识与“STK”商标、“”商标和“”商标构成近似,在被诉侵权商品上使用“STKUPS”标识会造成相关公众对商品来源产生混淆或者误认。叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特上诉称,2011年之后已经停止使用“STKUPS”标识,该说法与客观事实不符,本院不予采信。
自2011年始,在被诉侵权商品上使用“”、“”标识。从整体上观察,“”标识中两个“I”字母与边框融合,导致该标识与“STK”商标视觉上基本无差别,二者构成相同商标。相关公众对该标识的注意力主要集中在“STK”三个英文字母上,“”标识与“”商标的核心部分以及“”商标的显著部分在英文字母构成、呼叫上近似,构成近似商标。“”标识中的两个字母“I”与边框结合,形成将“S”、“T”、“K”三个字母放入三个方格中的视觉效果,相关公众对该“”标识的注意力仍然集中在“STK”上。该标识与“”商标的核心部分以及“”商标的显著部分在英文字母构成、呼叫上近似,与“STK”商标在视觉感受上基本无差别,从而造成相关公众对商品来源的混淆或误认。故“”标识与“”商标、“”商标以及“STK”商标构成近似。
另外需要指出的是,在本院二审审理期间,第14714196号“OSTKO”商标获国家商标局核准注册,南京州盟系2014年5月16日就第14714196号“OSTKO”商标申请注册,根据《中华共和国商标法》第三十六条关于“经审查异议不成立而准予核准注册的商标,商标注册申请人取得注册商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算”的规定,南京州盟最早也是自2014年8月中旬之后获得第14714196号“OSTKO”商标的注册商标专用权。而本案中,在被诉侵权商品上使用“OSTKO”标识的行为均发生在2014年7月份之前,将“OSTKO”标识与第512382号“”商标和第7892420号“STK”商标进行比对,“OSTKO”标识完整包含了第512382号“”商标和第7892420号“STK”商标的显著文字“STK”,相关公众对“OSTKO”标识的注意力通常主要集中在“STK”三个字母上,将该标识使用于同类商品,容易引起相关公众对产品来源的混淆和误认。故“OSTKO”标识与第512382号“”商标和第7892420号“STK”商标构成近似。
《中华共和国商标法》第五十七条第一、二、三项规定,未经商标注册人许可,在同一商品上使用与其注册商标相同的商标,或在同一商品上使用与其注册商标近似的商标容易导致混淆的,以及销售侵犯注册商标专用权的商品的,构成侵犯注册商标专用权。叶维锐、佛山瑞芯、佛山中科新能未经山特电子许可,在同一商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,佛山瑞芯、佛山中科新能、周连军、四川星迪、四川英威康销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,均构成商标侵权。
三、关于叶维锐的行为是否构成侵权,是否应该与佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特承担连带责任的问题
《中华共和国侵权责任法》第八条规定,二人以上实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。本院认为,叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特的行为构成共同侵权,叶维锐应与佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特承担连带责任。本案中,叶维锐早在2003年就存在委托他人生产使用“STKUPS”标识的不间断电源产品的行为。2004年,叶维锐作为唯一董事成立美国山特电源有限。此后,叶维锐先后以法定代表人身份或以普通股东身份成立了深圳山特,佛山瑞芯、深圳伊顿山特、佛山中科新能,其中深圳伊顿山特和深圳山特无人办公,佛山中科新能掌握深圳伊顿山特和深圳山特的公章及深圳伊顿山特业务专用章。南京州盟受叶维锐委托,多次就一系列与山特电子的注册商标相同或近似的标识申请注册,并存在就同一标识因山特电子异议,被国家商标局裁定不予注册之后,反复申请注册的情况。南京州盟将申请注册中的标识授权佛山瑞芯使用,佛山瑞芯使用“深圳山特”或“深圳伊顿山特”的企业名称生产、销售不间断电源产品,佛山中科新能通过发展区域代理商方式销售佛山瑞芯生产的不间断电源。上述一系列事实可以反映,叶维锐、南京州盟、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特侵权恶意明显,有共同的意思联络;从近似商标申请注册到侵权产品的生产销售各个环节,亦是由叶维锐、南京州盟、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特分工合作、通力完成,最终造成对山特电子注册商标专用权的侵害。叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特的一系列行为可以反映其生产、销售侵权产品的主观意愿,亦可与叶维锐本人在公安机关所做的陈述相印证。叶维锐、佛山瑞芯、深圳山特、深圳伊顿山特关于共同的意思联络部分,没有客观证据支持的上诉理由不成立,本院不予支持。
叶维锐上诉主张其作为股东或法定代表人身份成立的企业所从事的行为不是其个人行为,而是职务行为,其本人不应承担责任。本院认为,叶维锐早在2003年即存在委托他人生产侵权产品的事实;其后,叶维锐陆续与他人共同设立,为侵权行为的实施提供组织基础;此外,南京州盟多次反复申请与山特电子商标相同或近似的商标亦是受叶维锐委托。叶维锐的前述行为并非代表意志的职务行为,而是的、积极的个人行为,是共同侵权行为中的重要一环。故叶维锐的该上诉理由不成立,本院不予支持。叶维锐与佛山瑞芯、深圳山特公司、深圳伊顿山特之间构成共同侵权,应该承担连带责任。
四、关于周连军、四川星迪、四川英威康是否构成侵权,是否承担侵权责任的问题
周连军前期挂靠四川星迪,以四川星迪名义销售案涉侵权产品,侵犯了山特电子的商标权。四川星迪违法将营业执照出借给周连军使用,未对周连军的行为尽到注意管理义务,应就周连军挂靠期间的商标侵权行为与周连军承担连带责任。四川星迪与周连军之间有关自主经营、自负盈亏、承担法律责任的约定,不能对抗善意第三人,四川星迪关于其不承担责任的上诉理由不成立。周连军以“成华区星迪电子科技经营部”名义签订合同,销售案涉侵权产品,侵犯了山特电子的商标权,四川英威康销售案涉侵权产品,侵犯了山特电子的商标权。依照《中华共和国侵权责任法》第十五条之规定,周连军、四川星迪、四川英威康侵犯了山特电子的商标权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
《中华共和国商标法》第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。周连军、四川星迪、四川英威康均上诉称,周连军、四川英威康从佛山中科新能购入不间断电源产品进行销售,是正常经营行为,并不知晓前述产品是侵权产品。本院认为,作为四川英威康的实际经营人、四川星迪的挂靠人,周连军对其销售的产品是侵权产品是明知的。周连军是佛山瑞芯、佛山中科新能在四川地区的代理商,根据公安机关查获的购销合同内容显示,周连军应系四川地区的唯一代理商,应该了解山特电子产品的知名度;从侵权时间看,其从2010年起,便已经从事销售案涉侵权产品的行为;从购销合同的内容看,其在购销合同中,提出了“与‘SANTAK’一样”的要求。上述客观事实均能够印证周连军本人在公安机关所作的有关“(其销售的)不是正品”、“(比正品)价格便宜得多”、“销售这些产品是图正宗山特的牌子名气大,好卖赚点钱”的陈述,故周连军对其所售产品属于侵权产品是明知的,周连军、四川星迪、四川英威康的该上诉理由不成立,本院不予支持。
五、关于一审确定的赔偿金额是否恰当的问题
据德兴市公安局在佛山瑞芯查获的购销合同、客户联络表等内容可知,案涉被诉侵权商品销路广,涉及全国二十余个省市;销量大,仅2012年12月至2013年11月不足一年期间,佛山瑞芯的销售总额可达1991万元。仅2012年1月12日至2012年3月15日两个月时间,四川星迪即购入价值16880元的侵权产品用于销售;利润高,周连军、四川英威康在庭审中均表示其销售不间断电源产品是根据产品型号定价而非产品品牌定价,而根据四川星迪的购、销合同,型号同为C2K的不间断电源产品,四川星迪购入价格为1230元,出售价为2250元,利润率高达82.9%。一审从优势偿金额,符合法律规定,本院予以维持。四川英威康上诉称,其销售的是整套UPS电源设备,案涉被诉侵权商品在整台设备中所占比例很小。而根据在德兴市公安局在佛山瑞芯查获的购销合同反映,案涉被诉侵权商品与整套UPS电源设备的其他组成部分,如电池、电池柜等相比,价值相差较大,案涉被诉侵权商品的价值更高,在整套设备中所占比例更重。故对四川英威康的该主张,本院不予支持。
裁判结果
综上,叶维锐、佛山瑞芯公司、深圳山特、深圳伊顿山特、周连军、四川星迪、四川英威康的上诉请求不成立,本院予以驳回。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予以维持。依照《中华共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
本案二审案件受理费59200元,由叶维锐、佛山市瑞芯工业电子有限、深圳市伯瑞节能科技有限、深圳市通用电力科技有限负担46800元,由周连军负担5800元,由四川星迪科技发展有限负担4300元,由四川英威康科技有限负担2300元。
本判决为终审判决。
审 判 长 陈 洪
审 判 员 韦丽婧
代理审判员 赵文文
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 李 霞
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